秦青 - 专利代理师   

       根据专利法第四十条的规定,专利局受理和审查实用新型专利申请,经初步审查没有发现驳回理由的,作出授予实用新型专利权的决定。因此,实用新型专利无需进行实质审查,在其审查过程中,遇到的多为保护客体问题而非创造性问题。

 

       随着科技的发展与进步,电学领域中越来越多的发明创造需要依赖计算机程序等软件特征来实现。在最近的审查实践中,我们关注到审查员往往会认为此类使用计算机程序进行限定的技术特征不属于实用新型专利保护的客体。对于要求保护包含计算机程序特征的技术方案的实用新型专利申请,如何做好申请和答辩,是本文讨论的重点。

 

 

一、现行专利法和审查指南的相关规定

 

       《专利法》第二条第三款规定:实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

 

       《专利审查指南》第一部分第二章第6.1节指出:

       实用新型专利只保护产品,所述产品应当是经过产业方法制造的,有确定形状、构造且占据一定空间的实体。一切方法以及未经人工制造的自然存在的物品不属于实用新型专利保护的客体。上述方法包括产品的制造方法、使用方法、通讯方法、处理方法、计算机程序以及将产品用于特定用途等。

 

       一项发明创造可能既包括对产品形状、构造的改进,也包括对生产该产品的专用方法、工艺或构成该产品的材料本身等方面的改进。但是实用新型专利仅保护针对产品形状、构造提出的改进技术方案。

 

       权利要求中可以使用已知方法的名称限定产品的形状、构造,但不得包含方法的步骤、工艺条件等。

 

       如果权利要求中既包含形状、构造特征,又包含对方法本身提出的改进,例如含有对产品制造方法、使用方法或计算机程序进行限定的技术特征,则不属于实用新型专利保护的客体。

 

       由上述专利法和审查指南的相关规定可以看出,实用新型专利只保护产品。我们关注到近期专利审查实践中进一步强调了相关要求如果权利要求中既包含形状、构造特征,又包含方法特征,则必须保证没有对方法本身的改进,或证明该方法特征属于已知技术。以下通过具体案例进行详细说明:

 

二、案例分析

 

案例一:

 

       在案例一中,权利要求1中包含了特征“处理装置,用于接收所述多模态生物信息采集装置所采集的人脸图像、虹膜图像和视网膜图像中的至少一种图像,并基于所述图像确定与其相匹配的身份信息”。

 

       在审查意见通知书中,审查员认为上述特征涉及计算机程序,解决技术问题需要依赖该计算机程序,并且结合说明书中的记载可知,该技术方案的改进点在于计算机程序,即实质上包含对方法本身的改进,因而不属于专利法第二条第三款所规定的实用新型保护客体。在与审查员的进一步沟通中,审查员认为权利要求的技术方案中的处理装置涉及计算机程序,并且没有证据表明该特征是已知的。

 

       对此,申请人对上述特征进行了检索,在答复中引用了证据CN113014543A并指出证据CN113014543A中的主设备204(相当于本申请的处理装置)基于接收的生物数据进行身份识别,生物数据具体可以包括从属设备202采集得到的表征用户生物特征的数据,如指纹数据、人脸图像、虹膜数据、视网膜数据等各种生理特征数据。因此申请人认为证据CN113014543A公开了权利要求1中的特征“处理装置,用于接收所述多模态生物信息采集装置所采集的人脸图像、虹膜图像和视网膜图像中的至少一种图像,并基于所述图像确定与其相匹配的身份信息”。上述特征为本领域的公知技术,并不构成本申请的改进点。因此该申请的权利要求没有包含对方法本身提出的改进,属于专利法第二条第三款所规定的实用新型保护客体。最终,审查员接受了申请人的争辩意见并授予了实用新型专利权。

 

案例二:

 

       在案例二中,权利要求1中包含了特征“判断模块,用于识别所述主模块和所述备份模块的数据版本,并基于所述数据版本控制所述更新模块将数据从所述主模块写入所述备份模块,或者控制所述导入模块将数据从所述备份模块导入所述主模块”。

 

       在审查意见通知书中,审查员认为上述特征需要根据需求改进或开发特定的计算机程序予以实现,由于计算机程序属于方法特征,因此该技术方案实质上包含对方法本身的改进,因而不属于专利法第二条第三款所规定的实用新型保护客体。

 

       在该实用新型中,虽然撰写为功能性限定各个模块并限定模块间的关系,但是审查员仍对其功能是否只能由诸如计算机程序之类的软件手段来予以实现进行判断,并进而判断其改进是否仅涉及方法本身。因此,在最新的审查实践中,仅通过功能性限定各个模块的撰写方式无法避免实用新型保护客体的问题。

 

       在与审查员的进一步沟通中,审查员认为如果申请人认为上述特征为本领域的公知技术,并不构成本申请的改进点,应当提供证据予以证明。申请人在答复审查意见时,提供了证据CN114371960A以证明上述特征属于本领域的已知技术,并不构成本实用新型的创新点。因此该申请的权利要求没有包含对方法本身提出的改进,属于专利法第二条第三款所规定的实用新型保护客体。

 

三、案件启示

 

       对于涉及计算机程序的实用新型申请,首先应当结合申请人提供的技术方案,着重考虑其发明点是否含有对方法本身的改进,判断其是否属于实用新型保护客体。如果技术方案中存在对方法本身的改进、或者产品、结构必须使用新的方法才能制造而成,则建议申请人将案件的申请类型更改为发明,或是就方法本身提出一个新的发明申请;如果在技术方案中,虽然涉及方法但仅仅是利用已知方法限定产品及其结构的情况下,则判断其属于实用新型的保护客体。

 

       同时,特别需要注意的是,对于要求保护包含方法或软件特征的技术方案的实用新型专利申请,申请文件应当能够证明,其发明点仅在于硬件特征而不在于软件或方法特征。即申请人应在说明书中明确说明并详细解释相关的方法为已知技术,并且能够在被审查员质疑时提供其属于现有技术的证明,以利于后续可能进行的答辩及修改。

 

作者简介:

 

       秦青女士就读于山东大学信息学院,2013年获学士学位,2016年获硕士学位。秦女士2019年加入泛华伟业,主要负责涉及光学、物理电子、通信等领域的专利申请文件的撰写、答复审查意见通知书等中间程序、驳回复审、专利分析及检索、咨询等。

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