刘想 - 专利代理师 

      在化学材料领域，晶型专利受到越来越多的关注。特别是在医药领域，晶型专利的重要性更加突出。这是因为新药的研发往往花费很多财力和时间，而晶型专利可以延长专利保护期和药品的市场寿命。如果原研的化合物专利到期后，晶型专利可能还没有到期，那么仿制药公司就不能仿制相同的晶型。如此，晶型专利可以为原研药企争取更多的商业利益。

 

       近年来，晶型专利申请获权过程中遇到的一个巨大挑战就是创造性问题。据笔者的实践经验，针对晶型专利申请，答辩创造性的成功关键在于，需要证明已知化合物的新晶型取得了预料不到的技术效果。而对于某种化合物是否存在晶体形式、存在多少种晶体形式以及存在何种晶体形式的不可预期性并不能等同于创造性审查中的非显而易见性。在创造性评判中能够被考虑的预料不到的技术效果，除了应当在原申请文件中明确记载以外，还应当是给出了相应实验数据予以证实的技术效果。

 

       本文将结合笔者在此类专利申请实践中成功授权的案例，来探讨在晶型专利申请过程中针对创造性问题的答辩技巧。

 

       案例1（申请号为201711075793.3的中国专利申请）

 

       本申请的权利要求1请求保护艾普拉唑镁盐晶型A。具体地，所述艾普拉唑镁盐晶型A使用Cu-Kα辐射，以2θ角度表示的X射线粉末衍射图谱在4.795、12.295、12.710、14.684、15.887处有特征吸收峰。

 

       在第一次审查意见通知书中，审查员认为对比文件1（WO2011071314A2）公开了一种艾普拉唑镁盐四水合物，并且指出由于对比文件1没有对艾普拉唑镁盐四水合物晶体的TGA、DSC以及XRD粉末衍射进行测定，导致本申请无法与之进行对比，因而基于现有证据不能证明本申请艾普拉唑镁盐晶型A区别于对比文件1中的艾普拉唑镁盐四水合物，因而推定权利要求1不具备新颖性。同时，审查员还指出由于对比文件1并没有公开艾普拉唑镁盐四水合物的质量相关性质，因而没有证据表明本申请相对于对比文件1具有预料不到的技术效果。

 

       在第一次审查意见通知书、第二次审查意见通知书的答复过程以及复审请求中，申请人先后进一步限定了权利要求1中的艾普拉唑镁盐晶型A的XRD全谱图以及其制备方法，并且补充了对比文件1的艾普拉唑镁盐四水合物的XRD图以证明本发明的艾普拉唑镁盐晶型A和对比文件1的艾普拉唑镁盐四水合物在晶型结构上的不同。同时，申请人还阐述了本发明在纯度上所取得的预料不到的技术效果。

 

       但是，审查员和合议组并没有接受申请人的以上答复和修改。审查员认为：首先对于药物晶体而言，优势药物晶体更多的体现在稳定性或生物利用度等方面，晶体纯度上的提高通常并不属于预料不到的技术效果；其次XRD谱图为表征晶体内部结构方法，其通常不能用于表征晶体纯度，因而仅基于XRD并不能表明对比文件1中晶体纯度或者结晶度不好。合议组指出：（i）对比文件l没有给出实施例14的艾普拉唑镁盐四水合物晶型的化学纯度、耐热和耐高温稳定性和流动性效果数据，在复审请求人没有提供本申请相比对比文件1在化学纯度、耐热和耐高温稳定性和流动性具有更好技术效果的情况下，不能认定本申请权利要求1的技术方案相对于对比文件1来说具有突出的实质性特点和显著的进步；（ii）在评述权利要求1的产品权利要求时，尚没有证据表明其方法特征对产品本身产生了限定作用，方法特征对产品权利要求并不构成限定作用。因此，在方法特征中的不同并不能使得产品权利要求本身带来创造性。

 

       为此，请求人在答复复审通知书时，重点补充了本发明的艾普拉唑镁盐晶型A和对比文件1的艾普拉唑镁盐四水合物在流动性、稳定性和纯度方面的对比实验，以证明本发明的艾普拉唑镁盐晶型A相对于对比文件1的艾普拉唑镁盐四水合物取得了预料不到的技术效果。

 

       上述观点获得了合议组的认可。合议组撤销了国家知识产权局对本申请作出的驳回决定。本申请最终获得了授权。

 

       由上述案例，可以总结以下经验用于今后处理此类案件：（1）仅仅通过补充XRD图来证明本发明材料的晶型结构不同于现有技术所公开的材料的晶型结构是不够的，还要进一步证明本发明材料的晶型结构相对于现有技术所公开的材料的晶型结构所带来的预料不到的技术效果。（2）在证明本发明相对于最接近的现有技术所带来的预料不到的技术效果时，要从本领域所公认的方面去证明，比如药物晶型的技术效果更多体现在稳定性或生物利用度方面；当然，这些技术效果必须在原始申请文件中就已经提及；（3）在撰写申请文件阶段，申请文件尽量正确表征并详细公开此晶体特征与已知晶体的区别；避免仅仅记载单一的技术效果，而是记载多种技术效果的撰写策略。参考可用的技术效果有：溶解性、溶出度、溶出速率、吸湿性、稳定性、流动性、纯度、生物利用度。记载多个技术效果，在后期有主张多个技术效果同时提升的可能，被认可创造性的几率高于单一技术效果。同时，记载更多的技术效果，为后续补充实验数据保留更多的可能性，因此，多记载一些实际的参数数据，后期就有可能从更多的维度上通过补充实验数据来证明创造性。

 

       案例2（申请号为202011548589.0的中国专利申请）

 

       本申请要求保护一种全有机热释电材料，其具有以下化学式：A_1-xA’_xB_1-yB’_y，其中，A为质子化的金刚烷胺；B为甲酸根离子；A’为选自……、质子化的金刚烷胺酮和……中的一种或几种；B’为选自……、次磷酸根离子、乙酸根离子和……中的一种或几种；0≤x≤0.3，0≤y≤0.3。

 

       在审查意见通知书中，审查员指出，对比文件1（CN103588648A）公开了一种金刚烷胺甲酸盐，该金刚烷胺甲酸盐落入了权利要求1中A_1-xA’_xB_1-yB’_y的范围内，即A为质子化的金刚烷胺，B为甲酸根离子，x=0，y=0。两者的技术方案相同，可适用于相同的技术领域，解决相同的技术问题，实现相同的技术效果，因而权利要求1不具备新颖性。

 

       在第一次审查意见通知书、第二次审查意见通知书的答复过程，申请人先后进一步限定了权利要求1中全有机热释电材料的空间群和点阵常数以进一步限定材料的晶型结构。为了证明本发明的全有机热释电材料在晶型结构上与对比文件1所公开的材料不同，本发明的申请人没有提供对比文件1的材料的晶型结构表征，而是从二者材料的制备方法（如析晶温度）上的不同以及材料所体现出来的理化性质方面来证明对比文件1的金刚烷胺甲酸盐确实不具有本发明的晶型结构。具体地，申请人补充提交实验数据来展现本发明的金刚烷胺甲酸盐的升华温度。本发明实施例1的金刚烷胺甲酸盐常压下的升华温度为140℃，不具有熔点。也就是说，本发明的金刚烷胺甲酸盐直接升华，没有熔化这一过程。而对比文件1的金刚烷胺甲酸盐的熔点为238℃。可以看出，本发明的金刚烷胺甲酸盐在物理性质上与对比文件1的金刚烷胺甲酸盐完全不同。因此，本领域的技术人员有理由可以推定，对比文件1的金刚烷胺甲酸盐不具有本发明的晶型结构。为了说明本发明的全有机热释电材料相对于对比文件1的材料所带来的技术效果，申请人阐述了“本领域公知，结构对性能起重要的影响作用。而且本领域公知热释电性能更是依赖材料的结构特征。本领域的技术人员有理由认为，在对比文件的材料结构不同于本发明时，其性能和本发明也没有可比性”。

 

       上述观点获得了审查员的认可。本申请最终获得了授权。

 

       通过这个案例可以看出：（1）在申请人不方便补充对比文件1的晶型结构的表征数据时，可以通过补充本发明的材料的理化性质来和对比文件1所公开的该理化性质进行对比，以侧面证明本发明的材料的晶型结构不同于现有技术的晶型结构；（2）如果在本领域中，材料的性能特别依赖于材料的晶型结构（尤其是材料的结构一旦改变，就能够带来全新的性能），即便申请人无法提供实验数据来证明对比文件的材料不具备本发明材料的性能，本申请的材料也是有机会获得授权的。

 

       综上所述，晶型结构的专利申请要想获得授权，在确保晶型结构不同于现有技术之外，还要确保晶型结构的不同带来了预料不到的技术效果。

 

作者简介：

刘想女士于2011年毕业于山东师范大学化学工程与工艺专业，获工学学士学位；2014年毕业于北京化工大学化学工程与技术专业，获工学硕士学位。刘女士2018年加入泛华伟业，主要负责化工、材料、有机化学、医药领域专利申请的撰写、审查意见通知书的答复、专利复审和无效、专利检索和分析、咨询等。