王勇 - 弁護士、弁理士

 

   進歩性とは、発明が従来技術に比べて際立った実質的特徴を有し、顕著な進歩を遂げていることを指し、それは発明の専利出願が専利権を付与するために満たす必要がある最も重要な条件であり、発明創造の創造性に対する要求である。審査実務によると、発明専利出願の60％以上が審査過程で発明の進歩性に関して審査官により審査意見を出されたり、それを理由として拒絶若しくは無効と判断されたりすることがある。発明の進歩性に関する審査基準を明確にすることは、審査の質を向上させ専利権の有効性を確保し、そして発明的創造活動に対する国の奨励・支援方針を施行することにとっても重要な意義を持つ。このため、2023年の審査指南には、最も近い従来技術及び発明によって実際に解決される技術的課題の確定規則、公知常識的証拠の種類などの関連規定を含む、いくつかの非常に重要で有意義な改正が加えられた。

 

   専利法第22条第3項の規定によれば、発明が進歩性を有するか否かを判断するには、その発明が際立った実質的特徴を有するか否かを判断すると同時に、顕著な進歩を遂げるか否かを判断する必要もある。中国の専利法では、進歩性を判断する際に、米国特許商標庁（USPTO）及び欧州特許庁（EPO）の「非自明性」と「進歩性」の基準とほぼ本質的な違いがない「際立った実質的特徴」と「顕著な進歩」の基準を採用しているが、発明が顕著な進歩を遂げ、従来技術に比べ有益な技術的効果を生み出す必要があることが強調されている。

 

   一. 際立った実質的特徴に対する審査

   審査指南の規定によれば、発明が際立った実質的特徴を有するか否かを判断することは、当該発明が従来技術に比べて当業者にとって自明であるか否かを判断することにある。即ち、当業者の従来技術に基づく論理的分析、推論、又は限られた実験のみによって得られる発明であれば、その発明は自明である。発明が自明であるか否かを判断する場合、通常、いわゆる「3ステップ法」に従って審査されるが、この方法は欧州特許庁の審査規則と本質的に一致しており、いずれも課題-解決手段に基づく判断である。理論的、司法的には他にもいくつかの審査手段が提出されているが、実務上、審査手続き、復審、無効手続き及び行政訴訟手続きにおいては、常に「3ステップ法」が主流となっている。したがって、以下、発明の際立った実質的特徴（即ち非自明性）に関する審査基準と答弁戦略を、3ステップ法の順に紹介する。

 

   ステップ（一）：最も近い従来技術を確定

 

   最も近い従来技術とは、出願発明に最も密接に関連する従来技術を指し、発明が際立った実質的特徴を有するか否かを判断する基礎となる。実際には、最も近い従来技術を含む従来技術は、通常、検索で得る必要がある。検索によって得られる従来技術の文献が多い場合、最も近い従来技術はそのうちの1つ又はその技術案の1つだけを選択する必要がある。選択原則としては、一般的に、出願発明の技術分野と同じ、解決すべき技術的課題、技術的効果又は用途が出願発明と最も近い、かつ/又は出願発明の技術的特徴を最も多く開示した従来技術であり、或いは出願発明の技術分野とは異なるが、出願発明の機能を実現し出願発明の技術的特徴を最も多く開示した従来技術である。

 

   ただし、異なる技術分野の技術案を最も近い従来技術として選択すると、最終的に進歩性審査の結果に影響を及ぼす可能性がある。更に、実際には、最も近い従来技術を選択する際、審査官は、審査対象の出願の請求項が従来技術と共有する技術的特徴の数を一方的に強調し、発明によって解決すべき技術的課題と従来技術が対処しようとし解決した技術的課題との関係が無視されるケースが時々見かけられ、それによって進歩性を判断する際にある程度の偏りをもたらしてしまう。

 

   したがって、2023年に改正された審査指南では、最も近い従来技術を確定する際には「技術分野が同一又は類似の従来技術を優先的に選択する」ことに留意すべきであるという当初の審査指南の規定を基に、「そのうち、解決すべき技術的課題に関連する従来技術を優先的に選択すべきである」ことを追加した。ここでの技術的課題の「関連性」は、審査対象の出願によって解決すべき技術的課題と従来技術の技術的課題との間に関連性があることが強調されている。この関連性とは、例えば、従来技術に明確に記載されている発明の目的又は技術的課題が、審査対象の出願によって解決すべき技術的課題と同一又は類似のこと、又は明確に記載されていないが、当業者であれば、この技術的課題の存在を認識できることである。

 

    一般的に、発明の目的は、発明によって解決すべき技術的課題を技術案により解決して技術的効果を実現することにあり、従来技術と発明によって解決すべき技術的課題との間に技術的関連性がある場合こそ、この従来技術が最も近い従来技術として、出願発明の目的を達成するための最も理想的な出発点となる可能性が高い。この改正により、発明創造の出発点と過程を発掘することに焦点を当てるように進歩性審査を指導し、最も近い引用文献を選択する際の主観的判断を軽減し、手間のかかる補正を可能な限り回避することができる。

 

   ステップ（二）：発明の区別的特徴と発明によって実際に解決される技術的課題を確定

 

   このステップ（二）では、まず、ステップ（一）で確定された最も近い従来技術と比較して、出願発明の区別的特徴を分析する必要があり、次に、出願発明におけるこの区別的特徴が達成できる技術的効果によって、発明によって実際に解決される技術的課題を確定する。この意味で、発明によって実際に解決される技術的課題とは、より良い技術的効果を得るために最も近い従来技術を改良する技術的目的を指す。

 

   区別的特徴に基づいて発明によって実際に解決される技術的課題を確定することは、「3ステップ法」の応用において「架け橋」としての役割を果たし、その目的は、ステップ（三）における技術的動機付けの探索のための方向性を決めることにある。2019年に公布された国家知識産権局公告第328号では、「3ステップ法」のうち発明によって実際に解決される技術的課題を確定するステップに関する審査指南の規定を改善し、「出願発明における」区別的特徴が達成できる技術的効果に基づいて発明によって実際に解決される技術的課題を確定しなければならないことが明確になった。同時に、技術案を全体として考慮するという原則が強調され、機能的に相互にサポートし、相互作用関係が存在する技術的特徴について、出願発明において上記技術的特徴とそれらの関係が達成する技術的効果を全体として考慮されるべきであると指摘した。

 

   発明によって実際に解決される技術的課題の客観的な分析、確定は「3ステップ法」の全体的な判断過程において非常に重要であるため、今回の改正では更に、技術的課題を再確定する際に注意すべき問題及び個別の特殊な状況について説明をした。

 

   1) 技術的課題を確定する際に注意すべき問題

 

   審査実務において、審査官が認定した最も近い従来技術は、出願人が明細書に記載している従来技術と異なる場合が多いため、審査官が認定した最も近い従来技術に基づいて確定される「出願発明によって実際に解決される技術的課題」も出願人が明細書に記載した技術的課題と異なる場合がある。この場合、発明によって実際に解決される技術的課題は、審査官が認定した最も近い従来技術に基づいて再確定する必要がある。ただし、審査又は審査意見に対する応答の過程で、審査官又は代理人は通常、発明によって実際に解決される技術的課題についての理解において両つの極端のアプローチ方をする場合がある。あまりにも広く決めすぎていて、発明によって実際に解決される技術的課題を不適切に拡大又は上位概念化し、達成できる技術的効果を誇張、縮小、又は歪曲したりするか、或いはあまりにも具体的に決めすぎていて、発明によって実際に解決される技術的課題において区別的特徴への導きを含んだり、区別的特徴を直接に発明によって実際に解決される技術的課題としたりして、発明が自明であるという後知恵的な結論に至ってしまう傾向がある。

 

   上記問題を回避するために、2023年に新たに改正された審査指南では、発明によって実際に解決される技術的課題を確定する際、技術的特徴と技術的効果との関係について客観的な分析を行う必要があると強調されている。再確定された技術的課題が技術的効果と一致するように、発明における区別的特徴が達成できる技術的効果に基づいて確定されるべきである一方、確定された発明によって実際に解決される技術的課題は、この技術的課題を解決するために発明によって提出される技術的手段を含んではならず、つまり区別的特徴を直接発明によって実際に解決される技術的課題として確定しても、区別的特徴への導き又は示唆を含んでもならない。

 

   この原則を更に説明するために、2023年に改正された審査指南では、消費電子機器の事例を適応的に追加した。このじれにおいて、出願発明は、ユーザーアカウントを認証するための生体認証ユニットを含む消費電子機器に関するものであり、当該認証ユニットは、指紋と、掌紋、虹彩、眼底及び顔の特徴から選択される少なくとも一種の認証方式の組合せに基づくものである。明細書には、少なくとも二種類の認証を通じてユーザーアカウントの安全性を高めることができると記載されている。最も近い従来技術には、指紋情報のみに基づいて身元認証を実行する消費電子機器が開示されている。両者の違いは、出願発明が少なくとも二種類の生体特徴を通じて身元認証を実行することにある。出願発明におけるこの区別的特徴が達成できる技術的効果によれば、発明によって実際に解決される技術的課題は、「掌紋などの少なくとも一種の生体認証を追加すること」又は「認証方法の追加によって消費電子機器の安全性を実現すること」ではなく、「消費電子機器のユーザーアカウントの安全性を向上させること」であるはずである。そうでない場合、「技術的動機付け」が直接に技術的課題に持ち込まれたこととなり、進歩性に対する客観的な評価に影響を与えてしまう。

 

   2) 技術的課題の再確定に関する特別なケースを追加

 

   2023年の審査指南には、「発明によって実際に解決される技術的課題」を再確定するための特別なケースが追加されている。即ち、発明のすべての技術的効果が最も近い従来技術と同等である場合、再確定された技術的課題は、最も近い従来技術とは異なった代替的な技術案を提供することである。このケースを追加した理由は、審査実務において一部の発明は、最も近い従来技術に比べて同等の技術的効果を有し、「より良い技術的効果」を示さないが、技術的概念の異なった代替的な技術案を提供しているためである。このような状況は、技術的課題の再確定に関する元の審査指南の規定ではカバーされていなかった。改正された審査指南では、革新の法則と特徴をより全面的に反映するように、「最も近い従来技術とは異なった代替的な技術案を提供する」ことを、発明によって実際に解決される技術的課題を再確定する場合の特殊なケースとして扱う。なお、発明によって実際に解決される技術的課題が「最も近い従来技術とは異なった代替的な技術案を提供する」と確定されることは、その技術案が必ずしも進歩性を有するか否かを意味するものではなく、この技術的課題に基づいて、出願発明が当業者にとって自明であるか否かを更に判断する必要がある。

 

   ステップ（三）：出願発明が当業者にとって自明であるか否かを判断

 

   このステップでは、最も近い従来技術と、上記ステップ（二）で確定された発明によって実際に解決される技術的課題に基づいて、出願発明が当業者にとって自明であるか否かを判断する必要がある。判断の過程において明確にする必要があるのは、従来技術全体に何らかの技術的動機付けがあるか否か、即ち従来技術には上記区別的特徴を最も近い従来技術に応用してその技術的課題（即ち、本発明によって実際に解決される技術的課題）を解決する動機付けが提供されているか否かである。このような動機付けによって、当業者は上記技術的課題に直面する際に、この最も近い従来技術を改良して出願発明を得ることができる。このような技術的動機付けが従来技術に存在する場合、本発明は自明であり、際立った実質的特徴を有しない。

 

   一般的に以下の状況のいずれの場合、上記技術的動機付けが従来技術に存在すると考えられる。

 

   (1) 上記区別的特徴は公知常識であり、例えば、この再確定された技術的課題を解決するための本分野における慣用手段、あるいは、教科書、専門辞典、技術マニュアルなどの専門書に開示されている、この再確定された技術的課題を解決するための技術的手段である。

 

   (2) 上記区別的特徴は、最も近い従来技術に関連する技術的手段であり、例えば、同一引用文献における他の部分に開示されている技術的手段であり、他の部分におけるこの技術手段の役割は、出願発明におけるこの区別的特徴が当該再確定された技術的課題を解決するための役割と同じである。

 

   (3) 上記区別的特徴は、別の引用文献に開示されている関連する技術的手段であり、当該引用文献におけるこの技術的手段の役割は、出願発明においてこの区別的特徴が当該再確定された技術的課題を解決するための役割と同じである。

 

   筆者は長年の代理業務の経験から、このステップ（三）は更に2ステップの判断を含んでいると考える。即ち、上記区別的特徴が従来技術に開示されているか否かの判断1）と、従来技術には上記開示された区別的特徴を最も近い従来技術に応用してその技術的課題を解決するための動機付けが提供されているか否かの判断2）である。

 

   具体的には、判断1）では、まず、上記ステップ（二）で確定された発明の区別的特徴が、最も近い従来技術以外の他の従来技術に開示されているか否かを答える必要がある。上記区別的特徴の少なくとも1つが従来技術に開示されていない場合、従来技術に開示されていないそれらの特徴が本分野における公知常識又は慣用技術的手段であるか否かを更に判断する必要がある。この判断の結果がまたしても「いいえ」の場合、即ち、これらの区別的特徴が本分野における公知常識又は慣用技術的手段でもない場合、通常、上記判断2）に進む必要はなく、出願発明は当業者にとって自明でないと直接判断することができる。これは、上記区別的特徴の少なくとも1つが従来技術に開示されていない場合、それらの区別的特徴をこの最も近い従来技術に応用してその技術的課題を解決するための動機付けが存在するわけがないためである。

 

   判断1）の結果が「はい」の場合、即ち従来技術に上記区別的特徴がすべて開示されていると考えられるか、又は上記区別的特徴がすべて公知常識であると確定される場合、従来技術において上記区別的特徴を最も近い従来技術に応用してその技術的課題を解決するための動機付けが提供されているか否かを更に判断する必要があり、即ち判断2）に進む。更に、判断2）でのこの動機付けには、A）上記区別的特徴を最も近い従来技術と組み合わせる動機付けが従来技術に存在するか否か、及びB）：このような組み合わせにより上記ステップ（二）で確定された技術的課題を解決する動機付けが従来技術に存在するか否かという2つの状況が含まれている。上記二種類の動機付けは、従来技術に明確に記載されている場合もあれば、従来技術を読むことにより当業者が容易に得る場合もある。上記二つの動機付けのいずれか1つが欠けている場合、従来技術には上記区別的特徴を最も近い従来技術に応用して関連の技術的課題を解決するための動機付けが提供されていないと考えられる。

 

   ステップ（三）には、長年審査官及び他の業界関係者を悩ませてきた問題、即ち公知常識に関する挙証責任の所属問題があるが、2023年に改正された審査指南ではこれに対する明確な指示が出された。2023年に新たに改正された審査指南の第2部第8章第4.10.2.2節（4）の最後の段落には、審査意見通知書において公知常識を引用する場合の審査官へ要求が提起され、審査意見通知書における公知常識の引用に関する規定が細分化、明確化された。1つ目は、審査官の公知常識の引用に対して出願人が異議を申し立てた場合の審査官の返答順序を調整するものであり、即ち「理由を説明するか、又は公知常識の証拠を提供すること」を「公知常識の証拠を提供するか、又は理由を説明すること」に変更した。審査官が引用した公知常識に対し出願人側で異議がある場合、審査官による証拠提出を優先するという原則を明確にし、理由説明より証拠提出の方を優先にする。2つ目は、この段落の末尾に「審査意見通知書において、審査官は、請求項における技術的課題の解決に寄与する技術的特徴を公知常識と認定する場合、通常、証拠を提出して証明すべきである」、即ち、審査官は、出願人が考える「発明ポイント」を公知常識と認定する場合、通常、証拠を提出すべきであるという原則が追加された。これにより、審査官の証拠意識を強化し、証拠提出要求を明確にした。

 

   二. 顕著な進歩についての判断

 

   審査指南の規定によれば、発明が顕著な進歩を遂げたか否かを評価する際、主に発明が有益な技術的効果を有するか否かを考慮すべきであり、有益な技術的効果としては次のようなものが挙げられる。発明が例えば、品質の改善、生産量の増加、エネルギーの節約、環境汚染の防止など、従来技術よりも優れた技術的効果を有すること、発明が技術的概念の異なった技術案を提供し、その技術的効果は基本的に従来技術のレベルに達していること、発明が新しい技術的傾向を表すこと、或いは発明がいくつかの側面ではマイナスの効果をもたらすが、他の側面では明らかにプラスの技術的効果をもたらしていることなどである。

 

   2023年の審査指南では、顕著な進歩の判断に関する規定について何も改正がされていないが、実際には、技術の発展や認知の進歩に伴い、技術的効果に関する状況が上記項目に限定されないことは明らかである。

 

   まとめると、2023年の審査指南の改正は、進歩性審査のアプローチを体系的に改善し、審査官が進歩性を判断する際に進歩性の立法趣旨と法的意味合いを正しく理解し、発明の本質を把握し、発明の従来技術に対する貢献を客観的且つ公正に判断するよう指導・規制すると同時に、出願人が出願時と出願書類作成時に発明の本質の解釈にもっと注意を払い、審査官ともっと効果的に交流を取るよう指導し、より適切な方法でより迅速に発明の保護を促進し、権利付与される専利の質を向上させるようにしている。よって発明創作を奨励し、技術革新を促進するという専利保護制度の機能をより十分に発揮させることが期待できる。

 

 

 

王勇 - 弁護士、弁理士

   王勇は1991年に上海華東師範大学コンピューター系を卒業しました。1994年に中国科学院コンピューター研究所で、修士の学位を取得しました。2005年に中国人民大学法学修士の学位を取得しました。

   1991年から2006年12月の間では、王勇は中国特許代理(香港)有限会社で特許代理の業務に従業し、職位は当該会社の電気学部の経理でした。2007年1月に北京パナウェル特許事務所に加入しました。

   王勇の業務範囲は、コンピューターハードウェアー、コンピューターソフトウェアー、通信技術、半導体部品及び製造工程、自動制御、家庭用電気機械に及んでおります。知的財産権の保護に関するコンサルテイング、代理の業務に長期に従事しました。国内外の出願人の数千件特許出願を代理し、特許出願書類の作成、審査指令の応答、再審請求、無効審判。特許行政訴訟、権利侵害訴訟、集積回路のレイアウト保護、、コンピューターウェアー保護などの方面に豊富な経験があります。著名の多国籍企業に係わる10件以上の案件において、指導者と主な担当弁護士として、訴訟に参加しました。

   王勇は2001年と2005年に、それぞれイギリスとアメリカの弁護士事務所で教育を受けました。中華全国特許代理人協会の会員でもあり、中華全国特許代理人協会電子、情報技術専業委任会の委員でもあり、国際ライセンス協会（LES）中国分会会員でもあり、国際保護知的財産権協会（AIPPI）中国分会会員でもあります、国際知的財産権弁護士連合会（FICPI）中国分会の会員でもあり。