王勇 - 律师、专利代理师       

       

      自2020年10月17日十三届全国人大常委会通过专利法第四次修正，历经三年，与之相配套的专利法实施细则（以下简称“实施细则”）的修改终于在2023年12月11日公布，将于2024年1月20日施行。新的实施细则共计13章149条，修改内容较多，包括审查原则、审查制度、专利实施与运用、专利权保护等多个方面的多个条款。本文将以外观设计专利申请、优先权规定、专利保护期限补偿规定等比较重要的制度修改为线索，对相关条款的修改进行简要解读，供相关从业人员学习新的实施细则时参考。

 

一. 与外观设计专利申请相关的修改

 

       关于外观设计专利申请，现行专利法的一大亮点是引入了局部外观设计制度、增加了外观设计本国优先权、延长了外观设计专利权的保护期限到15年等，还有我国已于2022年加入海牙协定，因此新实施细则对外观设计的新制度进行了具体的落实，并且用第十二章专门规定了通过海牙协定途径申请外观设计的审查规则。

 

1．关于局部外观设计：本次新实施细则第三十条和第三十一条分别规定了提交外观设计专利申请的图片或照片的要求，以及简要说明的要求。首先，申请人申请局部外观设计专利仍应当提交整体产品的视图，并用虚线与实线相结合等方式表明所需要保护部分的内容。其次，对于未采用虚线与实线相结合的方式来表明保护内容的局部外观设计，申请人应当在简要说明中写明请求保护的部分。

 

2．关于外观设计本国优先权：现行专利法规定了外观设计本国优先权的提出时间是在中国第一次提出专利申请之日起六个月内，提交副本时间是申请后三个月内。新实施细则第三十五条规定，外观设计本国优先权的在先申请既可以是外观设计申请，也可以是发明或实用新型申请，发明或实用新型专利申请中的附图可以作为外观设计专利申请优先权的基础。当在先申请是外观设计申请时，在先申请自在后申请提出之日起即视为撤回；而对于在先申请是发明或实用新型申请的情况，在先的发明或实用新型申请不会因为在后申请外观设计而被视为撤回。之所以有这一例外规定，是因为在后的外观设计与在先的发明专利或实用新型之间没有重复授权的可能性，因此无需申请人放弃在先申请。

 

3. 关于外观设计国际申请的特别规定：为了与《海牙协定》更好地衔接，新实施细则在第十二章自136条到144条，规定了外观设计国际申请的法律地位，国内和国际衔接的审查程序。新实施细则规定，按照海牙协定已确定国际注册日并指定中国的外观设计国际申请，该国际注册日视为国内申请的申请日；国际局公布外观设计国际申请后，国务院专利行政部门对外观设计国际申请进行审查，审查后没有发现驳回理由的，作出授权决定。无论授权与否，均将审查决定通知国际局。此外，新实施细则在优先权要求、新颖性宽限期、分案申请、设计要点简要说明、权利变更手续等方面都作出具体要求，以及在优先权、新颖性宽限期、分案申请等方面与国内外观设计专利申请制度的衔接性规定等。

 

二. 关于优先权规定的修改

 

       在本次实施细则修改前的优先权规定中，申请人超过优先权期限提交在后专利申请的，不能享受优先权，没有恢复优先权的可能性，也没有提供增加或者改正优先权要求的机制。这一规定对于申请人不是十分友好，也与目前国际条约的规定不完全一致。在这一背景下，新实施细则完善了优先权制度的配套规则。

 

1. 优先权的恢复：新实施细则第三十六条对上述超期提供了救济途径。对于发明和实用新型专利而言，即便超过了优先权期限提交在后专利申请，只要提交在后专利申请的时间没有超过自优先权日起14个月，申请人都可以要求优先权。只是在第12个月至第14个月之间请求恢复优先权的，需要有正当理由，并需缴纳优先权恢复费。

 

2. 优先权的增加或者改正：在新实施细则修订前，要求优先权的，申请人需要在提交专利申请时声明所要求的所有优先权，并且专利申请提交后不得再增加或改正优先权要求。而新实施细则中提供了增加或改正优先权的路径。根据新实施细则第三十七条，如果发明和实用新型专利申请人在提交专利申请时要求过优先权，即使在提交专利申请时漏填或错填了某个或某些优先权，仍然可以在自优先权日起16个月内或者自申请日起4个月内请求增加或改正优先权。但是，上述优先权增加和改正条款不适用于外观设计专利。

 

3. 援引加入制度：“援引加入”制度是指在当前专利申请中补入优先权文件中的内容而保持当前专利申请的申请日。在本次实施细则修改之前，我国不接受援引加入，如果申请人在提交申请时遗漏了某些内容，则无法在申请后补入这些遗漏的内容，即便这些内容已经记载在优先权文件中。在新实施细则的第四十五条规定，如果申请人在递交申请时遗漏或者错误提交了权利要求书、说明书或者权利要求书、说明书的部分内容，只要该申请要求了优先权并且优先权文本中记载了所遗漏的内容，则申请人可以在自递交日起2个月内或者在国务院专利行政部门指定的期限内通过援引优先权文本的方式补交这些内容，而且该专利申请的申请日仍被确定为首次递交申请的日期，不会因为补交文件而延后申请日。这一规定在很大程度上方便了申请人利用在先申请完善在后申请的相关内容，可以弥补在后申请中的疏忽或者遗漏。

4. 关于PCT国际申请的优先权：对于PCT国际申请，我国作为指定国对优先权的恢复进行了保留。在本次实施细则修改后，由于普通国家申请已经可以根据新增的第三十六条请求恢复优先权，相应地，PCT申请也同样应当允许请求恢复优先权，本次实施细则新增第一百二十八条即对此进行了明确的规定。根据第一百二十八条的规定，如果PCT国际申请的受理局已经恢复了优先权的，则在该PCT国际申请进入国家阶段后不需要再办理优先权恢复手续，国家知识产权局认可该恢复手续。如果申请人在国际阶段未请求恢复优先权或者受理局未批准其优先权恢复请求，则申请人可以在该PCT国际申请进入国家阶段后的2个月内向国家知识产权局请求恢复优先权。

 

三．关于专利保护期限补偿的规定

 

       2020年修改的专利法第四十二条规定了两种专利权期限补偿的情形: 1) 发明专利期限补偿，即对发明专利因审查造成授权延迟的期限补偿，指的是自发明专利申请日起满四年，且自实质审查请求之日起满三年后授予发明专利权的，应专利权人的请求，就发明专利在授权过程中的不合理延迟给予专利权期限补偿；2）药品专利期限补偿，即为补偿新药上市审评审批占用的时间，对在中国获得上市许可的新药相关发明专利，应专利权人的请求给予专利权期限补偿；补偿期限不超过五年，新药批准上市后总有效专利权期限不超过十四年。

 

       本次实施细则的修改对这两种期限补偿情形的操作细则进行了具体规定，增加了“第五章 专利权期限补偿”，其中，第七十七条至第七十九条针对发明专利期限补偿，第八十条至第八十四条针对药品专利期限补偿。

 

1、发明专利期限补偿

 

       新实施细则明确了专利权人提出期限补偿的期限为专利授权公告之日起3个月内，明确了期限补偿的计算方法以及不适用期限补偿的情形：期限补偿按天计算，补偿的天数为发明专利授权过程中不合理延迟的实际天数。具体来说，补偿天数的计算是自发明专利申请日起满4年且自实质审查请求之日起满3年之日至公告授予专利权之日的间隔天数，减去合理延迟的天数以及由申请人引起的不合理延迟的天数。合理延迟的情形至少包括：1）对于申请人在复审程序中修改了权利要求才被撤销驳回决定的情况，属于因复审程序引起的延迟；2）权属纠纷或财产保全导致审查程序中止而引起的延迟。由申请人引起的不合理延迟至少包括：1）延期答复引起的延迟；2）延迟审查引起的延迟；3）援引加入补交文件引起的延迟。此外，对于同日申请发明和实用新型的情况，发明专利的期限不适用补偿规定。

2、药品专利期限补偿

 

       修改后的实施细则新增第八十条至第八十四条，细化了药品专利期限补偿的相关规定，主要涉及以下几个方面：（1）明确了专利法所称“新药相关发明专利”是指符合规定的新药产品专利、制备方法专利、医药用途专利；（2）规定了提出补偿请求的期限为自该新药在中国获得上市许可之日起3个月内向国务院专利行政部门提出以及相应如下要求：（一）该新药同时存在多项专利的，专利权人只能请求对其中一项专利给予专利权期限补偿；（二）一项专利同时涉及多个新药的，只能对一个新药就该专利提出专利权期限补偿请求；（三）该专利在有效期内，且尚未获得过新药相关发明专利权期限补偿。”（3）规定了补偿期限计算方式为：“按照该专利申请日至该新药在中国获得上市许可之日的间隔天数减去5年，在符合专利法第四十二条第三款规定的基础上确定。”值得注意的是，补偿期限按第八十二条计算的结果不能超过专利法第四十二条第三款规定的最长期限（即，补偿期限不超过五年，新药批准上市后总有效专利权期限不超过十四年），若超过了规定的期限应当按规定的最长期限补偿；（4）规定了专利在期限补偿期间的保护范围为限于新药及其经批准的适应症相关技术方案。

 

3. 两种期限补偿制度的简要对比

 

       从上面的介绍可以看出，按照新实施细则的规定，上述发明专利期限补偿制度和药品专利期限补偿制度各有特点，为了便于理解，下面以表格形式将两者进行了对比。

 

	发明专利期限补偿	药品专利期限补偿
适用范围	各类发明专利	获得上市许可的符合规定的新药产品专利、制备方法专利、医药用途专利
适用情形	发明专利在授权过程中的不合理延迟	新药上市审评审批占用的时间
请求时机	应当自公告授予专利权之日起3个月内向国务院专利行政部门提出	自该新药在中国获得上市许可之日起3个月内向国务院专利行政部门提出
补偿计算 方式	自发明专利申请日起满4年且自实质审查请求之日起满3年之日至公告授予专利权之日的间隔天数，减去合理延迟的天数和由申请人引起的不合理延迟的天数	补偿期限按照该专利申请日至该新药在中国获得上市许可之日的间隔天数减去5年，但是补偿期限不得超过五年，新药批准上市后总有效专利权期限不得超过十四年

 

四．其他一些重要条款的修改

 

1.关于电子申请的文件递交日和送达日

 

       新实施细则第四条规定，对于电子形式提交的各种文件的递交日，为进入国务院专利行政部门指定的特定电子系统的日期。相应地，对于电子形式送达的各种文件的送达日，为进入当事人认可的电子系统的日期。

 

2.对实用新型、外观设计申请明显缺乏创造性的审查

 

       新实施细则第五十条对于实用新型、外观设计专利申请的初步审查范围进行了规定，在原有的初步审查范围的基础上，进一步增加了审查实用新型专利申请是否明显缺乏创造性、外观设计专利申请是否明显不符合“授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显差别”的规定。因此，新实施细则生效后，“是否明显缺乏创造性”作为一项明确的审查内容，国家知识产权局会加强对现有技术及现有设计的检索工作，并可以依据专利法二十二条三款或二十三条二款发出审查意见通知书。

 

3.设立延迟审查制度 

 

       新实施细则第五十六条第二款规定申请人可以对专利申请提出延迟审查请求，对于发明、实用新型、外观设计三种类型的专利申请，申请人均可以提出延迟审查的请求。

 

4.复审程序审查方式的修改

 

       按照旧实施细则第六十二条的规定，复审请求受理后需经过前置审查程序，前置审查由原审查部门处理并提出前置审查意见。如果原审查部门坚持驳回意见，则由复审和无效审理部门进行合议审查；如果原审查部门撤回驳回决定，则无需进一步的合议审查。新实施细则将上述第六十二条的规定进行了整体删除，将前置审查的规定移到了审查指南中。按照新的审查指南，复审请求受理后，前置审查依然是必经的程序，但是前置审查程序并未限定要在原审查部门进行处理。

 

       除此之外，新实施细则第六十七条第一款增加规定了对“专利申请存在其他明显违反专利法和本细则有关规定情形”的审查。根据新审查指南相关内容，在前置审查及合议审查中，审查范围不限于复审请求的内容，还可以包括专利申请存在其他明显不符合规定的情形，给复审程序的依职权审查提供了法律依据；同时将“维持驳回决定”的复审决定修改为“驳回复审请求”。

 

5．增加无效程序对修改后权利要求的公告机制

 

       根据新实施细则第七十三条第一款，在无效宣告阶段，如果专利权人在无效答辩过程中对权利要求书作了修改，且国务院专利行政部门在修改后的权利要求书的基础上作出了维持专利权有效或者宣告专利权部分无效的决定，国务院专利行政部门应当对修改后的权利要求书再一次进行公告。

 

6.复审请求期限延误的权利恢复

 

       本次实施细则修改的第六条对延误复审请求期限的权利恢复进行了明确规定。按照修改后的第六条第二款，延误复审请求期限的，可以自复审请求期限届满之日起2个月内请求恢复权利。根据修改前的实施细则，请求恢复权利的期限为收到权利丧失通知书之日起2个月内，然而，对于复审请求期限而言，延误了期限并不会收到权利丧失通知书，导致复审请求期限的恢复无法严格按照实施细则的规定操作。按照“自复审请求期限届满之日起2个月内”请求恢复，就具有很好的操作性。

 

7.不丧失新颖性的宽限期

 

       本次细则修改扩大了不丧失新颖性宽限期的学术会议或技术会议的范围，将“学术会议或者技术会议”的范围扩大到包括“国务院有关主管部门认可的由国际组织召开的学术会议或者技术会议”，由此，类似于IEEE的国际组织召开的会议将有可能被纳入到适用不丧失新颖性宽限期的会议范围中。另外，本条第三款的修改删除了证明文件的来源要求，只要求申请人提供能够证明发明创造已经展出或者发表以及展出或者发表日期的证明材料即可，降低了申请人的举证要求。

 

 

作者简介：

 

       王勇先生于1991年毕业于上海华东师范大学计算机科学系。1994年在中国科学院计算技术研究所获硕士学位，2005年获得中国人民大学法学硕士学位。王勇先生于1994年至2006年在中国专利代理(香港)有限公司从事专利代理工作，2007年加入泛华伟业知识产权代理有限公司任高级合伙人。

 

       王勇先生中华全国专利代理师协会会员，中华全国专利代理师协会电子、信息技术专业委员会委员，国际许可证贸易工作者协会（LES）中国分会会员；国际保护知识产权协会（AIPPI）中国分会会员；国际知识产权律师联合会（FICPI）中国分会会员。中华全国专利代理师协会专利代理师培训讲师。

 

       王勇先生的业务领域主要涉及计算机硬件、计算机软件、通信技术、半导体器件及制备工艺、自动控制及家用电器等领域。王勇先生长期从事知识产权保护的咨询、代理工作，曾代理来自国内外申请人的数千件专利申请，在专利申请文件撰写、审查意见答复、专利申请复审、专利无效、专利行政诉讼、侵权诉讼、集成电路布局保护和计算机软件保护等方面拥有丰富的经验。作为富有经验的律师和专利代理人，王勇先生曾在涉及世界多家著名跨国公司的数十件专利案件中作为指导者和主要负责律师参与诉讼。