一、 案情综述

 

       “美少年”品牌的清酒诞生于日本，从上世纪20年代开始即在日本九州生产、销售。品牌名称由当时的南薰酒造株式会社（后更名为“美少年酒造株式会社”）社长选自中国唐朝诗人杜甫的《饮中八仙歌》中的诗句“宗之潇洒美少年”。在日本获准注册后，因经营变化，商标连同其酒造业务转移至日本NLA股份有限公司（下称“NLA公司”，后来变更名称为“株式会社美少年”）。

 

      中国自然人冯某（下称“冯某”）自2004年起开始在中国重复申请注册包括“”、“ ” “玉乃光”、“高清水”、“贺茂鹤”在内的多件来自于日本的商标，并在清酒等产品上突出使用，还声称产品来自日本。截止目前，冯某一共申请注册了下述5件“美少年”商标。

 

 

      2014年，NLA公司根据《马德里协定》申请其国际注册第G1192609 号“”商标领土延伸至中国（下称“‘美少年’商标申请”）。商标局经审查后引证冯某的上述第5件商标，即第4067769号商标（下称“引证商标1”）和第4件商标，即第8848113号“美少年”商标（下称“引证商标2”）驳回了上述申请。NLA公司于2015年1月5日向当时的商标评审委员会（下称“商评委”）提交了驳回复审申请，并同时积极寻求对上述在先权利障碍的清除。

 

► 关于引证商标1

 

      于2011年3月9日被他人以连续三年不使用为由提起撤销申请，并最终于2015年9月6日被公告予以撤销。

 

► 引证商标2的确权程序与NLA公司的“美少年”商标申请

 

1. 行政阶段

 

1.1 关于引证商标2

 

      2015年5月22日，NLA公司根据《商标法》第49条的规定以冯某无正当理由超过三年未使用为由，向商标局申请撤销引证商标2的注册。2016年2月，商标局经审查后认定冯某提供的商标使用证据无效，从而作出了撤销引证商标2的决定。2016年3月，冯某针对上述撤销决定向商评委提起复审申请，并补充提交了使用证据。在撤销复审阶段，商评委认定冯某提交的使用证据已经形成完整的证据链，可以证明引证商标2在指定商品上进行了使用，从而于2017年1月作出对引证商标2的注册予以维持的复审决定。

 

1.2 关于NLA公司的“美少年”商标申请

 

      由于在撤销复审程序中引证商标2的注册被予以维持，商评委于2017年3月作出了驳回第G1192609 号商标申请领土延伸至中国的复审决定。

 

      由于发现冯某在引证商标2的撤销案中所提供的证据存在严重瑕疵，包括提供的照片复印件模糊不清、自制证据缺乏是否实际履行的佐证、照片无法体现具体使用时间……等等，NLA公司无法接受商评委作出的撤销复审决定以及其后的驳回复审决定，并确定对这两个决定均提起行政诉讼。

 

2. 诉讼阶段

 

      2017年，NLA公司就上述撤销复审决定和驳回复审决定先后向北京知识产权法院（下称“知产法院”）提起行政诉讼，并请求知产法院在关于撤销复审案件（关于引证商标2）的诉讼判决前中止关于驳回复审案件（NLA公司的“美少年”商标申请）的诉讼的审理。令人遗憾的是，法庭并未支持该中止请求。

 

2.1 关于NLA公司的“美少年”商标申请

 

      由于前述中止审理请求未得到法庭的支持，关于NLA公司的“美少年”商标申请驳回复审案件的诉讼程序遂继续向前推进。2018年4月知产法院一审、同年9月北京市高级人民法院（下称“北京高院”）二审相继认定引证商标2并未丧失法律效力，可作为有效引证商标使用，商评委认定第G1192609 号申请商标违反《商标法》第30条之规定并无不当，由此驳回了NLA公司的诉讼请求。

 

2.2 关于引证商标2

 

      另一方面，经过漫长的等待之后，知产法院终于于2019年开庭审理了上述撤销复审行政诉讼。针对原告NLA公司对第三人冯某提供的证据的质疑，知产法院特别指出国家知识产权局[1]（下称“国知局”）在审查证据时一定要将复印件与原件对应，验证其真实性，若无法与原件对应，则举证人将承担举证不力的后果。知产法院最终支持了原告NLA公司的诉讼请求。在冯某随后提起的上诉中，北京高院于2021年二审终审判决驳回上诉维持原判。最终，国知局依据上述判决于2021年5月作出了撤销引证商标2的复审决定。

 

      在收到上述重新作出的撤销复审决定后，NLA公司于2021年10月针对其“美少年”商标申请的驳回复审诉讼向北京高院提起再审。北京高院经审理认为该再审申请符合《行政诉讼法》第91条第2项规定的“有新的证据，足以推翻原判决、裁定的”应当再审的情形，从而裁定该案由北京高院另行组成合议庭再审。根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第28条之规定，因引证商标2已于2021年11月13日被公告撤销，北京高院重新组成的合议庭支持了NLA公司的诉求，判决撤销关于第G1192609 号申请商标的一审、二审判决和驳回复审决定，并责令国知局就该商标重新作出复审决定。最终，国知局于2023年2月重新作出复审决定，对G1192609 号商标在中国的领土延伸保护申请予以核准。

 

二、 难点和启示

 

（一）关于打击恶意注册的选择

 

      现行《商标法》第32条、第45条规定，若申请人以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标，自商标注册之日起五年内，在先权利人或利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效；对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。

 

      但是在实践中，对于外国企业来说，以此条法律依据请求宣告注册商标无效存在举证的困难。外国企业较难自行搜集自己的商标在先使用且在中国有一定影响力，以及对方抢先注册的行为存在恶意的证据。此外，请求宣告无效有五年的时效限制。若在对方注册商标五年之后请求宣告无效，则需证明自身为驰名商标，但认定驰名商标又需要更多的证据证明自己在相关市场对于相关公众拥有广泛的影响力，举证的难度又大大提升。

 

      因此，即使存在恶意抢注的情况也不必一定提起无效宣告。取而代之，基于《商标法》第49条、以无正当理由连续三年不使用为由请求撤销该商标，再注册自己的商标，更为一种省时省钱省力的思路和选择，也在实践中为很多企业在代理人的建议下而采用。根据《商标法实施条例》第66条，对于以无正当理由连续三年不使用为由撤销注册商标的案件，商标注册人应提交该商标在撤销申请提出前使用的证据材料或者说明不使用的正当理由，而撤销申请人只需说明相关情况即可，举证义务较轻，相关成本也明显较低。

 

（二）关于法官的自由裁量权

 

      根据2017年最高人民法院《关于执行<中华人民共和国行政诉讼法>若干问题的解释》第51条（现为《最高人民法院关于适用<中华人民共和国行政诉讼法>的解释》第87条）之规定，在诉讼过程中，案件的审判须以相关民事、刑事或者其他行政案件的审理结果为依据，而相关案件尚未审结的，中止诉讼。

 

      然而在实践中，虽然申请人可以向法院提出中止审理的申请，但前案是否会对本案产生影响、是否应当中止审理，法官拥有自由裁量权，并且法院受理的案件量庞大、案件排期复杂，为提高效率，减少案件积压，法官有可能不允许中止审理。本案中，就驳回申请提起的复审及诉讼程序与就撤销注册商标提起的申请、复审和诉讼程序双线并行。尽管撤销注册商标的结果会对驳回复审诉讼的结果产生实质性影响，但法官并未裁定中止审理。而撤销复审的一审直等到2019年才开庭审理，所以时间线拉得非常长，极大地增加了当事人的诉讼成本。

 

（三）关于继续上诉的抉择

 

      现行《商标法》第31条规定，两个或两个以上的商标注册申请人，在同一种商品或类似商品上，以相同或近似的商标申请注册的，初步审定并公告申请在先的商标。

 

      在撤销复审诉讼结果未知的情况下，是否继续就驳回复审诉讼一审的结果提起上诉是一项比较艰难的抉择，因为上诉不一定会成功。但是，提起上诉的明显优点在于可以维持第G1192609号商标申请有效，保留申请日。如果申请维持有效，那么一旦引证商标2被成功撤销、驳回复审诉讼二审胜诉，那么NLA公司的“美少年”商标申请即可获准注册。相反，如果放弃上诉，驳回延伸保护请求的复审决定生效，则NLA公司的“美少年”商标申请将不再具有阻挡他人在后申请的效力。此时，一旦有人就“美少年”或相似商标在同种或类似商品上提出注册申请，那么即使此后引证商标2最终被成功撤销而NLA公司随即提起新的注册申请，NLA公司的该在后提起的注册申请也将面临新的注册障碍——商标局会优先允许在先申请者的注册申请。因此，虽然会付出一些时间和金钱成本，但通过选择持续上诉保持原申请有效，申请人至少可以降低出现新的商标注册障碍的风险。

 

（四）关于连续三年不使用撤销的证据认定

 

      通常情况下，法院在审查诉争商标注册人提交的商标使用证据时，会要求商标使用证据满足以下基本要求：

     其一，相关证据具有形式上的真实性；

     其二，商标使用行为发生在指定期间内；

     其三，使用证据上显示有诉争商标标识；

     其四，诉争商标标识系在其核定使用的商品或服务上使用的。

 

      在本案中，知产权法院要求国知局在审理商标撤销复审案件时，应当对当事人提交的证据与原件进行核对。在实践中，很多商事主体缺乏规范使用注册商标的意识，商业经营中保留的商标使用证据较少，甚至有个别商标权利人为规避商标连续三年不使用制度的规定而伪造商标使用证据。所以，国知局在审查商标使用证据时，核对原件尤为重要。如果商标权利人无法提交使用证据的相关原件，致使被告或人民法院仅凭复印件难以判断诉争商标是否于指定期间进行了公开、真实、合法的使用，则应承担举证不能的法律后果。

 

      本案为将来国知局和法院审理此类案件提供了借鉴作用，在对证据的审查中，严格判定证据的真实性和相关性。2022年12月4日，国知局在官网上公布了《提供商标使用证据的相关说明》，详细规定了商标使用证据应当符合的要求、商标使用的具体表现形式、不视为商标使用的情形、连续三年不使用的正当理由等。我们相信，在今后的商标审查和审理中，国知局和法院会有更加明晰的判断。

 

（五）关于代理人的作用

 

      本案之商标申请及其引发的复审、撤销、行政诉讼程序涉及专业的法律问题，需要富有经验的代理人的仔细研究、专业建议和耐心工作。本案中的中日双方代理人，因为多年的合作配合，已经在彼此之间建立起良好的互信和充分且密切的沟通渠道和方式。面对其中的时间成本、金钱成本以及最终结果的不确定性，双方代理人尽了最大努力在申请人面前充分展示了专业、经验和信心，说服了申请人，赢得了申请人对代理人的理解、支持和配合，致使最终达成圆满的结果。

 

      好事多磨，正义终未缺席。本案中日本企业--株式会社美少年和中日两方的商标代理人为正义契而不舍的精神特别值得敬佩和赞赏，也值得中外企业在类似情况下借鉴。