专利代理师  刘霞

 

       分案申请作为解决专利申请中单一性问题的一项救济程序,在中国的专利制度中进行了详细的规定。合理利用分案申请制度,可以充分、灵活地保护创新者的合法权益,增强申请人对其知识产权的保护力度。

       根据《中华人民共和国专利法(2020)》的第三十一条的规定,一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型;属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型,可以作为一件申请提出。

       以及,根据《中华人民共和国专利法实施细则(2010)》(下称《实施细则》)的第四十二条的规定,一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的,申请人可以在本细则第五十四条第一款规定的期限届满前,向国务院专利行政部门提出分案申请;但是,专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的,不能提出分案申请。

       在中国审查实践中,分案申请通常被分为被动分案和主动分案两种情形。被动分案是指申请人为了克服审查意见通知书中指出的单一性缺陷而被动进行的分案。主动分案是指申请人在没有收到关于单一性缺陷的审查意见通知书的情况下主动进行的分案。

       利用合理时机,主动进行分案对申请人有诸多益处。

       申请人可以利用分案申请弥补申请文件撰写时的缺陷,对仅记载在说明书中但是未记载在权利要求书中的发明进行保护。在原申请的说明书中公开了若干项发明,但是在原申请的权利要求书中由于种种原因仅要求保护了其中的几项发明的情况下,可以在提交申请后或者审查过程中依据原申请的说明书中公开的其他发明的内容来撰写新的权利要求书并提出分案申请。

       例1:原申请中公开了具有不同配置的显示器的多个实施例,但是在原申请的权利要求书中出于单一性的要求仅可保护一个实施例。此时,申请人可以在原申请结案之前基于显示器的其他实施例提出分案申请。

       例2:原申请中公开了一种光学系统以及一种用于该光学系统的光学传感器,但是在原申请的权利要求书中仅要求保护光学系统。此时,申请人可以在原申请结案之前基于用于光学系统的光学传感器提出分案申请。

       例3:原申请中公开了一种包含材料A的装置B以及一种用于制造包含材料A的装置B的方法,但是在原申请的权利要求中仅要求保护该装置B和用于制造装置B的方法。此时,申请人可以在原申请结案之前基于材料A和用于制造材料A的方法提出分案申请。

       其次,申请人还可以利用分案申请合理地改变或者扩大专利保护范围。

       情形一:原申请的独立权利要求包括特征A、B和C。在原申请的审查过程中,申请人发现独立权利要求中的特征B不属于必要技术特征。

       根据《审查指南(2020)》在第二部分第八章的5.2.1.3节的规定,主动删除独立权利要求中的技术特征,扩大了该权利要求请求保护的范围。例如,申请人从独立权利要求中主动删除技术特征,或者主动删除一个相关的技术术语,或者主动删除限定具体应用范围的技术特征,即使该主动修改的内容没有超出原说明书和权利要求书记载的范围,只要修改导致权利要求请求保护的范围扩大,则这种修改不予接受。

       在这种情况下,申请人不能主动删除原申请的独立权利要求中的特征B。此时,申请人可以在原申请结案之前基于包括特征A和C的技术方案撰写新的独立权利要求并提出分案申请。

       情形二:原申请的独立权利要求包括特征“螺旋弹簧”,而原申请的说明书中记载了螺旋弹簧仅是一种实施方式,可被替换为其他弹性部件。

       在审查过程中,申请人希望将独立权利要求中的特征“螺旋弹簧”修改为“弹性部件”以获得更大的保护范围。

       然而,根据《审查指南(2020)》的上述规定,这样的修改属于主动改变独立权利要求中的技术特征,导致扩大了请求保护的范围。即使修改的内容没有超出原说明书和权利要求书记载的范围,也不能被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改,因为这种修改扩大了请求保护的范围,因而不予接受。

       此时,申请人可以在原申请结案之前基于特征“弹性部件”的技术方案撰写独立权利要求并提出分案申请。

       在准备分案申请时,申请人通常需要注意以下问题。

       1、关于分案申请的递交时间

       根据《实施细则》的第四十二条第一款的规定,只要专利申请处于“在审(pending)”状态,申请人就可以提交分案申请。

       “非在审”状态是指专利申请已经被授权、驳回、视为撤回。具体来说,申请人需要在收到授权通知书两个月内,或者收到视为撤回通知书之日起的两个月内,或者收到驳回决定/维持驳回的复审决定之日起的三个月内提交分案申请。值得注意的是,如果申请人在收到驳回决定之后提交复审请求从而使原申请进入复审程序,则申请人可以在复审程序期间提交分案申请。此外,如果申请人对复审决定不服提起行政诉讼,申请人也可以在行政诉讼期间提出分案申请。

       在已经提出了分案申请之后,如果申请人还希望针对该分案申请提出新的分案申请,新提出的分案申请的递交时间仍需满足上面讨论的原申请提出分案申请的期限。值得注意的是,如果审查员针对分案申请发出了分案通知书或审查意见通知书,指出分案申请存在单一性的缺陷,那么,即使此时最初母案申请提出分案的期限已经截止,申请人仍然可以在当前分案授权/驳回/视为撤回之前针对该分案申请再次提出分案申请。

       2、关于分案申请的类别

       根据《实施细则》的第四十二条的规定,分案的申请不得改变原申请的类别。即,原申请是发明的,分案申请也应当是发明;原申请是实用新型的,分案申请也应当是实用新型。

       3、关于分案申请的内容

       根据《实施细则》的第四十三条的规定,分案申请不得超出原申请记载的范围。因此,在撰写分案申请的权利要求书时,申请人应当注意权利要求所限定的特征需明确记载在原申请文件中,或者能够由原申请文件公开的内容直接地、毫无疑义地确定。

       关于分案申请的权利要求书和说明书的内容,相关规定可参见《审查指南(2020)》的第二部分第六章的3.2节:

       分案以后的原申请与分案申请的权利要求书应当分别要求保护不同的发明;而它们的说明书可以允许有不同的情况。例如,分案前原申请有A、B两项发明;分案之后,原申请的权利要求书若要求保护A,其说明书可以仍然是A和B,也可以只保留A;分案申请的权利要求书若要求保护B,其说明书可以仍然是A和B,也可以只是B。

       在准备分案申请的权利要求书时,申请人应当将希望保护的主题写入权利要求书中。如果申请人在分案申请的权利要求中要求保护主题A,而在之后为了克服审查员提出的新颖性/创造性的缺陷而将权利要求的主题修改为B,修改后的主题B将被视为与原来要求保护的主题缺乏单一性而不被接受。

       例如,一件有关自行车新式把手的分案申请,说明书中不仅描述了新式把手,而且还描述了其他部件,例如,自行车的车座等,但申请人在分案申请的权利要求书中仅要求保护新式把手。经实质审查,权利要求限定的新式把手不具备创造性。在这种情况下,如果申请人作出主动修改,将权利要求限定为自行车车座,则审查员将以修改后的主题与原来要求保护的主题之间缺乏单一性而不予接受。

       在实践中,在提交分案申请时,通常不对说明书进行实质性的修改,仅仅将修改后的主题在分案申请的权利要求中进行保护。

       因此,根据具体需求选择在适当时机提交分案申请,是专利申请策略中的一项重要手段,合理利用分案申请制度可以增强申请人的专利保护力度和市场应对能力,增加专利申请的市场价值。

      

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