律师  王勇

    1、北京市高级人民法院发布《专利侵权判定指南》（以下称“指南2013”）的背景：在北京市高级人民法院2001年发布《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》（以下称“意见2001”）之后，十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议2008年12月27日修改了《中华人民共和国专利法》（以下称专利法），2010年1月9日国务院修改了《中华人民共和国专利法实施细则》（以下称细则），最高人民法院2009年12月28日公布了《关于审理专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下称解释2009）。因此，指南2013的发布，是根据专利法的修改和最高人民法院相关司法解释的规定，总结了北京法院审理专利案件的一些成熟经验和做法，并且删除了意见2001中一些不再适应目前司法实践的内容。

    2、指南2013中第一个亮点是对等同侵权判断的详细规定。在指南2013中用了20条规定（第41条－第60条）来详细规定等同侵权的概念、等同侵权中所涉及的概念、判断的原则、方式以及时间点的确定等，还规定了几种具体情况下等同侵权原则的适用，比如关于功能性特征的等同侵权判定方式，涉及数值范围的方案的判定方式；还进一步明确了禁止反悔在等同侵权中的适用。通过这些规定，专利律师以及法官在将来的诉讼中就能够较好地把握等同侵权原则的适用，限制了法官自由裁量权的使用。

    3、 指南2013中第二个亮点是对功能性特征的侵权判定首次作出全面完整的规定，在严格遵守解释2009关于功能性特征的规定（第四条 对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容）的前提下，明确了功能性特征的概念，即“权利要求中的对产品的部件或部件之间的配合关系或者对方法的步骤采用其在发明创造中所起的作用、功能或者产生的效果来限定的技术特征”，将在专利审查程序中所认为的功能特征和效果特征都纳入了功能特征的范畴；还列举了一些可以不被认定为功能性特征的情形(如，以功能或效果性语言表述且已经成为所属技术领域的普通技术人员普遍知晓的技术名词一类的技术特征；以及使用功能性或效果性语言表述，但同时也用相应的结构、材料、步骤等特征进行描述的技术特征)，从而部分消除了业界在此问题上的争论，有利于司法审判在此问题上的统一。

    4、指南2013中第三个亮点是对关于外观设计侵权判定标准的规定。其用了总共26条对于外观设计专利权的保护范围的确定以及侵权判定的方法进行了详细的规定，而在意见2001中只有17条规定，内容大大丰富了。比如，在外观设计专利权的保护范围部分，明确了用于确定外观设计专利权保护范围的信息有：“外观设计的简要说明及其设计要点、专利权人在无效程序及其诉讼程序中的意见陈述、应国务院专利行政部门的要求在专利申请程序中提交的样品或者模型等”（指南第61条），以及使用状态参考图与变化状态产品的使用状态视图是否可以作为外观设计保护范围的依据（指南第64条）；首次对于在专利法中规定的相似外观设计的保护范围进行了明确，即“相似外观设计专利权的保护范围由各个独立的外观设计分别确定；基本设计与其它相似设计均可以作为确定外观设计专利权保护范围的依据”（指南第68条）；同时对于如何确定成套产品的外观设计的保护范围进行了明确，即“成套产品的整体外观设计与组成该成套产品的每一件外观设计均已显示在该外观设计专利文件的图片或者照片中的,其权利保护范围由组成该成套产品的每一件产品的外观设计或者该成套产品的整体外观设计确定” （指南第69条）；在外观设计专利权的侵权判断方法部分，明确了判断的主体是“一般消费者”，即“应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，判断外观设计是否相同或者近似，而不应以该外观设计专利所属技术领域的普通设计人员的观察能力为标准” （指南第76条）；同时继承了意见2001的“整体观察、综合判断”的原则，并给出了该原则的解释，即“判断外观设计是否构成相同或相近似时以整体观察、综合判断为原则，即应当对授权外观设计、被诉侵权设计可视部分的全部设计特征进行观察、对能够影响产品外观设计整体视觉效果的所有因素进行综合考虑后作出判断” （指南第79条）；另外在具体判断方法上，一再强调“视觉效果”在判断时的作用，即“进行外观设计侵权判定，应当通过一般消费者的视觉进行直接观察对比” （指南第72条）以及第78、79和80条，这与解释2009的规定是相一致，但是相比于意见2001的规定有了很大的改变。另外，还对于一些具体情况的判断，给出了明确的指引，比如：产品功能、技术效果决定的设计特征（指南第81条），立体产品的外观设计的判断（指南第82条）、透明材料与不透明材料的替换（指南第85条）等。

    5、指南2013中第四个亮点是取消了意见2001中关于“多余指定”的内容。关于意见2001中的“多余指定原则”，在业界有着较多的争议，虽然意见2001用了9条来规范多余指定原则的适用，防止其滥用，但是在具体案件中法官对于该原则的把握存在较大差异，使得对保护范围的解释存在一定的不确定性。在指南2013中第30条明确规定，“判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征，并以权利要求中记载的全部技术特征与被诉侵权技术方案所对应的全部技术特征逐一进行比较”，并且进一步通过第31条，进一步强调“被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个或多个技术特征，或者有一个或一个以上技术特征不相同也不等同的，应当认定其没有落入专利权保护范围”，从而否定了所谓的“多余指定原则”。否定“多余指定原则”，其意义在于：权利要求书的作用是确定专利权的保护范围，即通过向公众表明构成发明或者实用新型的技术方案所包括的全部技术特征，使公众能够清楚地知道实施何种行为不会侵犯专利权。只有对权利要求书所记载的全部技术特征给予全面、充分的尊重，社会公众才不会因权利要求内容不可预见的变动而无所适从，从而保障法律权利的确定性。只有严格专利权利要求的解释，准确确定专利权保护范围，充分尊重权利要求的公示性和划界作用，才能防止不适当地扩张专利权保护范围、压缩创新空间、损害创新能力和公共利益。

    6、指南2013中第五个亮点是对多种具体的侵权行为的概括与归纳，是对多年来成熟的审判经验的总结，具有较强的针对性和可操作性。比如第89条将（1）以不同制造方法制造产品的行为，（2）委托他人制造或者在产品上标明“监制”等类似参与行为，以及（3），将部件组装成专利产品的行为等行为，明确认定为制造发明或者实用新型专利产品行为；如第101条，将利用专利方法直接获得的原始产品、以及对原始产品进一步加工所获得的后续产品，认定为属于使用依照该专利方法直接获得的产品，而对该后续产品的进一步加工、处理，不属于使用依照该专利方法直接获得的产品的行为；如在第92条，将侵犯发明或者实用新型专利权的产品作为零部件或中间产品，制造另一产品的，明确属于对专利产品的使用行为；以及95条，将侵犯他人专利权的产品用于出租的，明确认定属于对专利产品的使用行为。

    7、指南2013中第六个亮点是将“间接侵权”纳入了“共同侵权”部分，从而规范了司法实践的不同认定和做法。在意见2001中从73条至80条对于间接侵权进行了规定，但是我国现行专利法中并未规定专利间接侵权制度，对于专利间接侵权行为的判定只能依据《民法通则》第130条“二人以上共同侵权造成他人损害的，应当承担连带责任”以及最高院《关于贯彻执行<中华人民共和国民法通则>若干问题的意见（试行）》（以下简称“民通意见”）第148条第1款“教唆、帮助他人实施侵权行为的人，为共同侵权人，应当承担连带民事责任”的规定进行处理。而且，业界对于间接侵权的认定标准一直争论不断，尚未有主流的说法。因此，在指南2013中将“间接侵权”纳入了“共同侵权”的范畴，一方面避免了概念上的混乱，另一方面也与其上位法和最高院的司法解释相一致，不失为一种明智的做法。

    8、相对于意见2001，指南2013所带来的变化颇多，概括说来包括：
    1）发明、实用新型专利的保护范围的解释相对规范、明确。例如，指南2013第11条，将对权利要求的解释限定在包括澄清、弥补和特定情况下的修正三种形式；指南2013第13条规定在解释权利要求，可以使用的资料的顺序：首先是使用专利说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案以及生效法律文书所记载的内容；只有在以上述方法仍不能明确权利要求含义的，可以结合工具书、教科书等公知文献及所属技术领域的普通技术人员的通常理解进行解释。在指南2013第14、15条中，对于权利要求与专利说明书出现不一致或者相互矛盾、或者从属权利要求包含了应当记载在独立权利要求中的必要技术特征的，法院将解释或者修改权利要求的权利交给了专利复审委员会；指南2013第16条将对于功能性技术特征的解释，限定在结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，但是也同时给出了两个例外：a）以功能或效果性语言表述且已经成为所属技术领域的普通技术人员普遍知晓的技术名词一类的技术特征；b）使用功能性或效果性语言表述，但同时也用相应的结构、材料、步骤等特征进行描述的技术特征。同时还首次明确了步骤顺序对方法专利权利要求的作用（指南2013第18条）以及对于以方法特征限定的产品权利要求,方法特征对于专利权保护范围的限定作用（指南2013第19条），还明确了对于实用新型专利权利要求中包含非形状、非构造技术特征的，该技术特征应当用于限定专利权的保护范围，并按照该技术特征的字面含义进行解释，解决了业界在这一问题上的争议。

    2）条文的可操作性有所提高。例如将意见2001中原则性规定的全面覆盖原则、等同原则以及禁止反悔原则具体化为相同侵权和等同侵权两个部分，然后分别在这两个部分中对相同侵权和等同侵权进行具体规定，这与实践中的做法相一致，符合人们的认知习惯，便利了法官的审判操作。另外，在最容易引起争议的等同侵权中，详细地给出等同侵权所涉及到的四个要素的定义：基本相同的手段、基本相同的功能、基本相同的效果以及何为“无需经过创造性劳动就能够想到”，并且对于四个要素的判断顺序给出规定（指南2013第48条 对手段、功能、效果以及是否需要创造性劳动应当依次进行判断）；在等同侵权部分还直接给出了一些特定情况下的具体结论（比如第53条，关于有多个等同特征的判定，第54条关于包含功能性特征的判定，第55条关于包含数值范围的技术方案的判定）；另外，还首次在指南中规定了禁止反悔在保护范围的部分放弃（disclaimer）情况下的适用（指南2013第57、58和59条）。

    3）对于外观设计的保护水平有所提高。在修改后的专利法第23条中，规定“授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计。也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。授予专利权的外观设计与现有设计或者与现有设计特征的组合相比，应当有明显区别”。可以看出，以上外观设计专利权的授权标准中，基本上与专利法第二十二条关于发明或实用新型的新颖性、创造性标准相对应。特别是关于抵触申请和现有设计的定义，完全沿用专利法第二十二条的体例与表述思路。与此外观设计的授权标准相对应，在解释2009第11条关于外观设计的侵权判定，规定“人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑。”，以及“被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，人民法院应当认定两者相同；在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似”，从而确立了“整体观察、综合判断”的审判原则，以“整体上的视觉效果”有无明显差异作为判定的依据，放弃了意见2001中以“主要设计部分（要部）”是否相同或者相近似的观点，并且在指南2013第75条明确宣布“判定是否侵犯外观设计专利权，应当以是否相同或者相近似为标准，而不以是否构成一般消费者混淆、误认为标准”。在判断主体方面，采用了“一般消费者”的概念，其类似于发明、实用新型专利申请审查中的“普通技术人员”的概念，也是一种假设的“人”。在指南2013第77条中对于“一般消费者”的认识水平和认知能力进行了规定，该规定与国家知识产权局颁布的《审查指南》（2010）提到的一般消费者的规定在具体表述方面基本一致，做到了外观设计审查、无效程序与诉讼程序的有机衔接，实现了审查、司法审判标准的统一。

    4）在涉及新产品制造方法的发明专利的审判规定中，合理、明确地分配了举证责任。在严格遵守专利法第61条第1款规定的“制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明”的前提下，在指南2013第102条第3款规定“是否属于新产品，应由专利权人举证证明。专利权人提交证据初步证明该产品属于专利法规定的新产品的，视其尽到举证责任”，以及第103条第2款“是否属于同样产品，应由权利人举证证明”，从而合理地平衡了诉讼双方的举证义务；另外在第104条还规定了对于用途发明专利的举证责任，即“对于用途发明专利，权利人应证明被诉侵权人制造、使用、销售、许诺销售、进口被诉侵权产品系用于该专利的特定用途”。这些都是在专利法中没有涉及到的，具有一定的突破。

    5）明确了被诉侵权人用于抗辩的理由，有利于被诉侵权人合理地对抗专利权人，平衡相关方的利益。比如在关于滥用专利权抗辩部分，在指南2013第113条规定，被诉侵权人可以专利权人恶意取得专利权且滥用专利权提起侵权诉讼进行抗辩，但规定应当提供相应的证据，以及在指南2013第114条给出了恶意取得专利权的定义并列举了恶意取得专利权的两种情况。在指南2013第117条明确了变劣技术方案不构成侵犯专利权；

    6）对在专利法中不视为专利侵权的情形在指南2013进行了详细说明，便于了司法操作。如在指南2013第119条第（1）－（5）项就是专利法第69条第（1）项的具体化，其中（2）项“专利权人或者其被许可人在中国境外售出其专利产品或者依照专利方法直接获得的产品后，购买者将该产品进口到中国境内以及随后在中国境内使用、许诺销售、销售该产品”就是关于平行进口的具体化；在指南2013第123条将在科学研究和试验中使用专利技术区分为对专利技术本身进行研究、试验和在科学依据、试验中使用专利技术，将前者规定为不视为专利侵权，将后者规定为侵犯专利权；在第124条将119条第（5）项规定的“行政审批所需要的信息”限定在“中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》以及《药品注册管理办法》等相关药品管理法律法规、部门规章等规定的实验资料、研究报告、科技文献等相关材料”，避免了对被诉侵权人对于指南2013第119条第（5）项的滥用。

    7）进一步加强了现有技术抗辩与现有设计抗辩的规定，有利于节约程序，保护当事人的合法利益。如指南2013第125条，将现有技术抗辩定义为“指被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者等同，或者所属技术领域的普通技术人员认为被诉侵权技术方案是一项现有技术与所属领域公知常识的简单组合的，应当认定被诉侵权人实施的技术属于现有技术，被诉侵权人的行为不构成侵犯专利权”，这一定义有两个方面的含义，一个方面是从操作性的角度出发，将被诉落入专利权保护范围的技术特征，而非被诉侵权人实施技术的全部技术特征，与一项现有技术的相应技术特征进行对比；另一方面也可以将被诉侵权技术方案和一项现有技术与所属领域公知常识的简单组合进行比较，如果两者相同或者无实质性差异，则可以认定被诉侵权人实施的技术属于现有技术，从而免除其侵权责任。这样对于一些明显属于现有技术或者属于现有技术与公知常识的简单组合的技术方案，被诉侵权人不必一定通过无效程序，可以节约程序，有利于及时定分止争。类似的，在指南2013的第128条，也给出了现有设计抗辩的定义，其作用与第125条类似。